特許法の第1問を解いてみた。
自信はない。特に、趣旨とか判例とかは適当に書いた。
難易度:むずい。
設問1
1. 誤訳訂正書の提出(17条の2第2項)
(1)新規事項禁止の法趣旨
法は、先願主義(39条)を採用し、新規性(29条1項)等の特許要件を出願時基準で判断するものとしている(同条1項各号)。特許法がこのような制度を採用する以上、実体補正により事後的に新規事項を追加することは、原則として許されない(17条の2第3項)。
しかしながら、外国語特許出願(184条の4)等においては、外国語による明細書等は特許出願時に提出された書面であるから、その明細書等に記載された事項を追加しても、先願主義に反することはない。
従って、法は、明細書等の翻訳文に記載されておらず、いわゆる明細書原文に記載されている事項を追加する場合には、誤訳訂正書の提出を要件として、補正を許可することとした(17条の2第2項、同条3項)。
(2)取りうる措置
甲は、誤訳補正の理由を記載した誤訳訂正書を提出して、特許請求の範囲をA1からA2に補正するとともに、願書に添付した明細書にA2の記載を補正により追加するとの手続きを取りえる(17条の2第1項、同条第2項)。
Xに関して出願審査の請求がなされているから、国内処理基準時を経過した後(184条の4第6項)といえ、184条の12第1項に規定される時期的要件を満たす。また、Xに関して最後の拒絶理由において指定された期間内であるから、17条の2第1項第3号に該当し、17条の2第1項柱書に規定される時期的要件を満たす。
なお、この場合、甲は、補正前に特許をできないものであるか否かについての判断が示された発明A1と補正後の請求項に記載する発明A2とが法37条の単一性の要件を満たすように補正しなければならない(17条の2第4項)。
加えて、A1からA2への補正が、いわゆる限定的減縮となる補正でなければならない(同条5項)。
設問2
1.補正却下(53条)
(1)法趣旨
拒絶理由通知後に補正を無制限に認めると、再度補正後の発明について審査をしなければならず、審査の遅延が生じうる。そこで、法は、無制限の補正による審査の遅延を防止するため、所定の要件下で、審査官による補正却下を認めることとした(53条)。
(2)審査官の手続き
本補正は、補正後の発明が補正前と異なる理由により29条2項の規定に該当し、特許を受けることができないものであるから、いわゆる独立特許要件(17条の2第6項)を満たさない。従って、審査官は、決定をもって当該補正を却下する(53条1項)。
この場合、補正が却下されるため、補正前の発明A1が審査対象となる。しかしながら、当該出願Xは、進歩性欠如の拒絶理由を有する(29条2項、49条2号)ため、審査官は、拒絶理由通知をすることなく(50条但書)、拒絶査定を行う(49条柱書)。
設問3
1.前置審査(162条)
拒絶査定不服審判の請求と同時に補正がなされているから、当該審判請求は、前置審査に付される(162条)。しかしながら、当該審判請求は、補正前の発明の拒絶理由が解消していないから、審査官は、補正の却下をすることなく(164条2項)、その審判請求の審査結果を特許庁長官に報告する(同条3項)。
2.審判
特許庁長官により指定された審判官による合議体(137条1項)により、審判が行われる(136条1項)。審判請求は、審判請求前の拒絶理由と同一の拒絶理由を有するから、審判合議体は、拒絶理由を通知することなく(159条2項で準用する50条)、補正を却下する(159条1項で準用する53条1項)。
この場合、補正前の拒絶理由が解消しないため、請求を棄却する旨の審決がなされると考えられる。
設問4(1)
1.主張及び立証
被告は、当該主張及び立証をすることができない。特許庁の専門的判断を尊重して、準司法的手続きによる審判を一審級と位置付けている(178条1項)ことに鑑みれば、特許法は、審決取消訴訟においては、もっぱら審判における判断の瑕疵のみを争うことを予定していると解されるからである。
2.差し戻し審判(181条2項)
取消審決確定後は、再度審判がなされる(同条)。本問の場合、審判請求前と異なる拒絶理由(29条2項、49条2号)が発見されているから、審判合議体は、拒絶理由を通知する(159条2項で準用する50条)。
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